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專利處置過程中應(yīng)該注意的問題

專利的處置過程就是科學(xué)技術(shù)資本化的過程，其為科技與金融資本或其他資本相結(jié)合，加速高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化開辟了新的渠道。

根據(jù)現(xiàn)有的實(shí)踐情況，專利處置方式主要包括專利實(shí)施許可、專利技術(shù)入股及專利技術(shù)的轉(zhuǎn)讓。

下面我結(jié)合近幾年在專利處置的實(shí)際操作中總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)上述三種專利處置過程中應(yīng)該注意的問題，特別是相關(guān)合同訂立中一些必要內(nèi)容的明確和涉及的法律領(lǐng)域分別發(fā)表幾點(diǎn)我個(gè)人的觀點(diǎn)，希望對(duì)大家有所幫助。

一、關(guān)于專利實(shí)施許可專利實(shí)施許可，是指專利權(quán)人或者授權(quán)的人作為轉(zhuǎn)讓方，許可受讓方在約定的范圍內(nèi)實(shí)施專利，受讓方支付約定使用費(fèi)的行為。

它包括普通實(shí)施許可、排他實(shí)施許可和獨(dú)占實(shí)施許可三種基本形式。

所以在專利實(shí)施許可合同中首先應(yīng)該注意的問題就是必須明確約定實(shí)施許可的形式，是普通、排他還是獨(dú)占。

其次，在訂立專利實(shí)施許可合同時(shí)應(yīng)該明確約定專利實(shí)施許可的范圍，包括專利實(shí)施方式的限制；制造專利產(chǎn)品數(shù)量或使用專利方法次數(shù)的限制；實(shí)施期限和地域的限制。

第三，明確專利權(quán)終止或被宣告無效的法律責(zé)任。

根據(jù)我國法律規(guī)定，發(fā)明專利權(quán)的有效期限是申請(qǐng)之日起20年，實(shí)用新型和外觀專利的有效期限是申請(qǐng)之日起10年。

因此注意有效期限及明確約定相關(guān)的法律責(zé)任也是非常重要的問題。

第四，審查專利實(shí)施許可合同的有效性。

此處應(yīng)當(dāng)注意的是：是否被授予專利權(quán)；轉(zhuǎn)讓方是否為合法的專利權(quán)人；是否有共有權(quán)人，是否取得共有權(quán)人的同意；專利權(quán)的繳費(fèi)問題。

第五，注意約定轉(zhuǎn)讓方的一些特定義務(wù)。

比如，提供實(shí)施專利技術(shù)的有關(guān)資料和必要的技術(shù)指導(dǎo)；承擔(dān)對(duì)專利權(quán)的完整性的擔(dān)保義務(wù)；承擔(dān)如實(shí)向受讓方說明訂立合同前專利實(shí)施的情況等。

第六，特別注意約定“驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式”。

專利實(shí)施許可合同履行過程中，當(dāng)事人常會(huì)因合同標(biāo)的——技術(shù)成果是否成熟、先進(jìn)、可靠、適用而發(fā)生糾紛。

審理這類糾紛案件，往往會(huì)遇到對(duì)該技術(shù)成果的鑒定問題，而鑒定結(jié)論對(duì)案件的處理結(jié)果關(guān)系極大。

因此，在合同中約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。

當(dāng)事人為此發(fā)生糾紛，人民法院對(duì)該技術(shù)成果組織鑒定，實(shí)質(zhì)上就是對(duì)該合同的技術(shù)是否符合合同約定的一種驗(yàn)收。

不符合約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，就應(yīng)視為違反合同，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第七，注意將專利實(shí)施許可合同備案。

根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第15條第2款的規(guī)定，專利權(quán)人與他人訂立的專利實(shí)施許可合同，應(yīng)當(dāng)自合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)向國務(wù)院專利行政部門備案。

因?yàn)榘凑沼嘘P(guān)規(guī)定經(jīng)過備案的專利合同的受讓人有以下權(quán)利，第一，可以對(duì)專利侵權(quán)行為向人民法院提出訴前停止侵權(quán)行為的申請(qǐng)；第二，可以提起侵權(quán)訴訟；第三，可以請(qǐng)求地方各級(jí)專利管理部門處理專利侵權(quán)糾紛。

第八，注意“不爭(zhēng)議條款”是無效條款。

“不爭(zhēng)議條款”又稱“不得反控條款”，是指在專利實(shí)施許可合同中，規(guī)定被許可方不得對(duì)許可合同中所涉及專利權(quán)的合法性提出質(zhì)疑，即被許可方不得在合同有效期內(nèi)對(duì)合同中涉及的專利權(quán)直接或者間接地向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求。

二、關(guān)于專利技術(shù)入股專利技術(shù)入股，是指以專利技術(shù)成果作為財(cái)產(chǎn)作價(jià)后，以出資入股的形式與其他形式的財(cái)產(chǎn)(如貨幣、實(shí)物、土地使用權(quán)等)相結(jié)合，按法定程序組建有限責(zé)任公司或股份有限公司的一種經(jīng)營行為。

在運(yùn)用專利進(jìn)行出資中除了涉及專利本身的特殊性外更多的將涉及到《公司法》的領(lǐng)域。

而就在2006年1月1日實(shí)施的新《公司法》對(duì)公司出資等諸多領(lǐng)域都進(jìn)行了大量的修改，所以結(jié)合兩者的法律規(guī)定，在專利技術(shù)入股的操作中需要注意如下幾方面的問題：第一，在實(shí)踐中以專利技術(shù)入股的形式，包括用專利權(quán)入股的、以專利實(shí)施權(quán)入股的，還有把專利申請(qǐng)權(quán)也視為專利技術(shù)作價(jià)入股。

根據(jù)新《公司法》第27條的規(guī)定“股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。

”我認(rèn)為此三項(xiàng)出資形式都是可行的，但實(shí)踐中對(duì)于用后兩種方式入股的，在一些問題的處理上還是存在一定的法律障礙的，比如將出資轉(zhuǎn)讓的問題等。

所以首先應(yīng)該明確以專利技術(shù)入股的形式，當(dāng)然，為了減少將來不必要的糾紛，我們應(yīng)該首推以專利權(quán)入股。

第二，注意以專利權(quán)入股需完成以下出資手續(xù)方可認(rèn)定出資無瑕疵，首先須對(duì)專利的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，然后專利權(quán)人依據(jù)設(shè)立公司的合同和章程到專利局辦理專利權(quán)轉(zhuǎn)移于被投資的公司的登記和公告手續(xù)，工商登記機(jī)關(guān)憑專利權(quán)轉(zhuǎn)移的手續(xù)確定以專利技術(shù)入股的股東的完成股東投資義務(wù)的履行。

第三，注意專利入股的必須是專利的合法權(quán)利人。

并且在我國法律對(duì)能進(jìn)行股權(quán)投資的主體是有規(guī)定的，無論是國有企業(yè)，法人內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)還是個(gè)人進(jìn)行專利入股都是存在一定的限制。

第四，在使用專利技術(shù)入股時(shí)，還必須注意技術(shù)資料的交接和權(quán)利的移交；專利入股方的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；后續(xù)改進(jìn)成果的權(quán)屬和各方的違約責(zé)任。

第五，對(duì)于專利入股需要特別注意專利技術(shù)的可靠性。

不可否認(rèn)由于審批專利的審查員受專利局文獻(xiàn)存儲(chǔ)量的限制和可能有的工作疏忽等原因，把不具備專利條件的技術(shù)授予專利權(quán)的可能性是存在的，在加之對(duì)于實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利是不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查的，所以法律規(guī)定任何單位和個(gè)人都可以提出宣告專利無效的申請(qǐng)。

一旦被宣告無效就不具備財(cái)產(chǎn)權(quán)的屬性，就不能作為入股的技術(shù)。

所以對(duì)專利進(jìn)行必要的審查檢索及在合同中約定無效后的處理辦法是非常必要的。

第六，這是特別需要強(qiáng)調(diào)的問題，就是入股后涉及到的公司治理問題，我國原有的《公司法》規(guī)定無形資產(chǎn)的出資金額不能超過注冊(cè)資本的20%，但被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的，對(duì)無形資產(chǎn)的比例可提高到35%。

所以過去以無形資產(chǎn)出資的不可能成為公司的大股東，至少不會(huì)成為絕對(duì)的控股股東，因此在公司治理中只能處于附屬地位。

但新《公司法》規(guī)定“全體股東的貨幣出資金額不得對(duì)于有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的30%”，也就是說知識(shí)產(chǎn)權(quán)的出資比例最高可達(dá)到70%，可成為絕對(duì)的控股股東。

而且新《公司法》給予了公司更多更大的自主權(quán)，并全部體現(xiàn)于公司的章程之中，這樣公司的章程在今后就真正成為一個(gè)公司的“憲法”，而它對(duì)公司和股東的重要性也就不言而喻了。

三、關(guān)于專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓專利權(quán)是國家依法授予發(fā)明人或者受讓人在一定期限內(nèi)對(duì)其發(fā)明創(chuàng)造享有的專有權(quán)。

專利權(quán)人有權(quán)轉(zhuǎn)讓其專利權(quán)。

通過專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同受讓了專利權(quán)的人，也是合法的專利權(quán)人，享有專利權(quán)人的一切權(quán)利。

專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓除涉及我國《專利法》及相關(guān)系列法律法規(guī)的規(guī)定外，其主要涉及《合同法》等法律領(lǐng)域，其轉(zhuǎn)讓的過程可以說就是合同談判的過程。

對(duì)于專利權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)該注意以下幾個(gè)方面。

第一，注意權(quán)利人的問題，主要看轉(zhuǎn)讓人是否是專利的合法持有人，是否有共有人，是否存在職務(wù)發(fā)明的性質(zhì)，對(duì)國有企業(yè)的專利還注意有無審批意見。

第二，注意受讓人的問題，特別是中國單位或者個(gè)人向外國人轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的，必須經(jīng)國務(wù)院有關(guān)主管部門批準(zhǔn)。

第三，注意專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓按法律規(guī)定必須經(jīng)過專利局登記和公告后生效。

第四，在專利轉(zhuǎn)讓合同中必須明確專利的名稱、性質(zhì)、內(nèi)容以及權(quán)屬狀況，并應(yīng)該特別注意專利權(quán)的保護(hù)年限。

第五，在專利轉(zhuǎn)讓合同中必須明確專利在轉(zhuǎn)讓前的實(shí)施情況以及可能產(chǎn)生的后果。

對(duì)于專利轉(zhuǎn)讓后轉(zhuǎn)讓方是否仍然可以繼續(xù)實(shí)施專利項(xiàng)下的技術(shù)也應(yīng)該有明確的約定。

第六， 注意約定后續(xù)改進(jìn)技術(shù)成果的權(quán)屬。

第七，由于專利權(quán)可能被宣告無效的特殊性，注意在合同中應(yīng)當(dāng)明確約定無效后的法律后果及可能產(chǎn)生的違約責(zé)任。

專利轉(zhuǎn)讓由于其可能被宣告無效的原因致使這種行為存在極大的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，在我們操作的現(xiàn)實(shí)案例中，由于無效后所引發(fā)的一系列糾紛也是比較多見的，如果事先約定不明的話，其處理起來也比較復(fù)雜。

一些卓有眼見的企業(yè)家為避開這種風(fēng)險(xiǎn)更注重尋找，安全可靠又經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)具有巨大利潤空間的一些專利技術(shù)，而這些相對(duì)成熟的技術(shù)，權(quán)利人是不會(huì)輕易轉(zhuǎn)讓的，所以近幾年出現(xiàn)以并購整個(gè)企業(yè)來得到對(duì)專利技術(shù)的擁有這種比較安全的操作方式，并且公司并購也是短期內(nèi)使企業(yè)發(fā)展壯大的有效方式。

當(dāng)然對(duì)于公司并購的操作本身又是一個(gè)比較系統(tǒng)的工程，它需要中介機(jī)構(gòu)特別是法律部門的協(xié)同參與，在此我就不在過多的討論。

北京市德權(quán)律師事務(wù)所律師：趙衛(wèi)軍

專利訴訟有哪些技巧

對(duì)于發(fā)明、實(shí)用新型專利權(quán)，判定的標(biāo)準(zhǔn)是看被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）的技術(shù)特征是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，如落入，則構(gòu)成侵權(quán)。

發(fā)明專利的侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)則是將被控侵權(quán)物的技術(shù)特征與專利權(quán)的保護(hù)范圍進(jìn)行對(duì)比，具體方法如下：1、確定專利權(quán)的保護(hù)范圍。

發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求，解釋專利權(quán)利要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)以專利權(quán)利要求書記載的技術(shù)內(nèi)容為準(zhǔn)，而不是以權(quán)利要求書的文字或措辭為準(zhǔn)。

2、根據(jù)全面覆蓋原則，將被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）的全部技術(shù)特征與專利權(quán)利要求中記載的技術(shù)方案的全部技術(shù)特征逐一進(jìn)行對(duì)應(yīng)比較，被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）與專利獨(dú)立權(quán)利要求中記載的全部必要技術(shù)特征一一對(duì)應(yīng)并且相同，則構(gòu)成侵權(quán)。

具體分四種情況：a）、包含－－－被控侵權(quán)物的技術(shù)特征包含了專利權(quán)利要求中記載的全部必要技術(shù)特征；b）、上位概念涵蓋下位概念－－－專利獨(dú)立權(quán)利要求中記載的必要技術(shù)特征采用的是上位概念，被控侵權(quán)物是下位概念；c）、新增加－－－被控侵權(quán)物在利用專利權(quán)利要求中的全部必要技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，又增加了新的技術(shù)特征；d）、從屬專利－－－被控侵權(quán)物是對(duì)先專利技術(shù)的改進(jìn)，并獲得了專利權(quán)，屬于從屬專利，未經(jīng)先專利權(quán)人許可，擅自實(shí)施從屬專利。

以上是發(fā)明專利侵權(quán)的判定標(biāo)準(zhǔn)

怎樣提出專利無效宣告請(qǐng)求

很多人都會(huì)想要申請(qǐng)專利，但是申請(qǐng)專利并不是那么簡(jiǎn)單的事情，有時(shí)候及時(shí)申請(qǐng)了，也不一定會(huì)審批通過，如果不符合專利權(quán)規(guī)定的話，屬于無效專利，那么怎樣提出專利無效宣告請(qǐng)求？下面小編為大家詳細(xì)介紹一下相關(guān)知識(shí)，歡迎閱讀。

專利權(quán)經(jīng)國務(wù)院專利行政部門授予并公告后，任何單位和個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)不符合《中華人民共和國專利法》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，自公告之日起可以請(qǐng)求國務(wù)院專利復(fù)審委員會(huì)宣告該公告的專利無效。

專利權(quán)的無效宣告由專利復(fù)審委員會(huì)作出并由國務(wù)院專利行政部門登記并公告。

申請(qǐng)人向國務(wù)院專利復(fù)審委員會(huì)提出專利權(quán)的無效宣告，應(yīng)遞交書面申請(qǐng)并附相關(guān)證據(jù)一式二份，申請(qǐng)書應(yīng)具體說明無效宣告的理由并指明每項(xiàng)理由所依據(jù)的證據(jù)。

請(qǐng)求宣告專利權(quán)無效或者部分無效的，應(yīng)向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提交專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求書和必要的證據(jù)一式兩份。

無效宣告請(qǐng)求書應(yīng)當(dāng)結(jié)合提交的所有證據(jù)，具體說明無效宣告請(qǐng)求的理由，并指明每項(xiàng)理由所依據(jù)的證據(jù)。

1、主題不符合專利授予條件，包括：發(fā)明、實(shí)用新型的主題不具備新穎性、創(chuàng)造性或?qū)嵱眯裕煌庥^設(shè)計(jì)專利的主題不具備新穎性或者與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。

2、專利申請(qǐng)中的不合法情形：說明書沒有充分公開發(fā)明或者實(shí)用新型；授權(quán)專利的權(quán)利要求書沒有以說明書為依據(jù)；專利申請(qǐng)文件的修改超出規(guī)定的范圍；專利權(quán)的主題不符合發(fā)明、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)的定義；同時(shí)申請(qǐng)的協(xié)商授權(quán)原則；授權(quán)專利的權(quán)利要求書不清楚、不簡(jiǎn)明或者缺少解決其技術(shù)問題的必要技術(shù)特征； 3、違反法律強(qiáng)制性規(guī)定的情形，包括：違反國家法律、社會(huì)公德或者妨害公共利益的情形；科學(xué)發(fā)現(xiàn)等法律規(guī)定不授予專利權(quán)的情形； 4、重復(fù)授權(quán)的情形：兩個(gè)以上的申請(qǐng)人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的，專利權(quán)授予最先申請(qǐng)的人，即一個(gè)發(fā)明創(chuàng)造只向一個(gè)人（最先申請(qǐng)的人）授予專利權(quán)。

發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)出現(xiàn)上述情形不能取得專利權(quán)，已經(jīng)取得專利權(quán)的，可以宣告其無效。

1、形式審查 專利復(fù)審委員會(huì)收到請(qǐng)求書后，首先進(jìn)行形式審查，包括無效宣告請(qǐng)求針對(duì)的專利，是否已經(jīng)授權(quán)專利；無效宣告請(qǐng)求書是否符合格式要求；無效宣告請(qǐng)求的理由，是否屬法定理由等。

2、合議審查 在無效宣告程序中，合議組通常僅針對(duì)當(dāng)事人提出的無效宣告請(qǐng)求的范圍、理由和提交的證據(jù)進(jìn)行審查。

當(dāng)事人可以選擇和解。

3、口頭審理 當(dāng)事人可以依據(jù)下述理由，請(qǐng)求合議組口頭審理（開庭審理）： （1）當(dāng)事人一方要求同對(duì)方當(dāng)面質(zhì)證和辯論； （2）需要當(dāng)面向合議組說明事實(shí)； （3）需要實(shí)物演示； （4）需要請(qǐng)出具過證言的證人作證。



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